审查意见答复系列文章(33)—审查规程之现有技术态度讨论

2020-06-28 09:53:27 阅读(29)
钻瓜导读:审查规程对于很多代理人来说是陌生的,很多代理人还不知道有这么一个文件存在。实际上,相比较审查指南,审查规程跟更应该是我们深度研习的文件。下面我们从审查指南和规程的关系角度进行阐述,让大家对规程有更清晰的认识,也会更加重视规程的学习和使用。

一.导论

审查规程对于很多代理人来说是陌生的,很多代理人还不知道有这么一个文件存在。实际上,相比较审查指南,审查规程跟更应该是我们深度研习的文件。下面我们从审查指南和规程的关系角度进行阐述,让大家对规程有更清晰的认识,也会更加重视规程的学习和使用。

1、审查指南的作用

审查指南是建立一个代理人和审查员之间的沟通渠道,让大家在一个“套路”下工作。其更典型的作用是:给代理人划界,指导代理人的行为方式,并给出一个法律性的框架,让我们只能在这个“框架”下活动。或者说,最好,期望必须在这个框架下活动。

特点:对外

2、审查规程的作用

审查规程是审查员的内部规定,是审查员在审查实践中总结的便于:高效、高质审查案子的案头指导书。其主要是帮助审查员对付代理人。

特点:对内

3、关系

从代理人的角度来说,一方面要正确认识两者的关系:

(1)要正确适用审查指南

以背景技术为例:

发明或者实用新型说明书的背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术,并且尽可能引证反映这些背景技术的文件。

对于代理人来说,理解有用,审查、检索就没用了。尤其是,现在的授权为指导的撰写模式下。

(2)知己知彼,百战不殆

前面讲过,指南是给代理人划道道,规程是审查员的实践总结。如果你要和审查员PK,那么,你该怎么干?

一方面,要按照道道走,另一方面,要知道对方怎么“出招”,然后你要有“拆招”的本事,这样才能赢,不然,只能输。

所以,为了更清楚的阐述审查规程的内容,我们下面采用如下体例进行阐述:先阐述审查指南的规定,后阐述审查规程的规定,期望大家结合、比对着进行分析。

二.审查指南的规定

1、现有技术  

根据专利网">专利法第二十二条第五款的规定,现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。现有技术包括在申请日(有优先权的,指优先权日) 以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。  

现有技术应当是在申请日以前公众能够得知的技术内容。换句话说,现有技术应当在申请日以前处于能够为公众获得的状态,并包含有能够使公众从中得知实质性技术知识的内容。应当注意,处于保密状态的技术内容不属于现有技术。所谓保密状态,不仅包括受保密规定或协议约束的情形,还包括社会观念或者商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形,即默契保密的情形。 

然而,如果负有保密义务的人违反规定、协议或者默契泄露秘密,导致技术内容公开,使公众能够得知这些技术,这些技术也就构成了现有技术的一部分。

(1)时间界限  

现有技术的时间界限是申请日,享有优先权的,则指优先权日。广义上说,申请日以前公开的技术内容都属于现有技术,但申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内。

(2)公开方式  

现有技术公开方式包括出版物公开、使用公开和以其他方式公开三种,均无地域限制。

*1出版物公开 

专利法意义上的出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的传播载体,并且应当表明或者有其他证据证明其公开发表或出版的时间。  

符合上述含义的出版物可以是各种印刷的、打字的纸件,例如专利文献、科技杂志、科技书籍、学术论文、专业文献、教科书、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、产品样本、产品目录、广告宣传册等, 也可以是用电、光、磁、照相等方法制成的视听资料,例如缩微胶片、影片、照相底片、录像带、磁带、唱片、光盘等,还可以是以其他形式存在的资料,例如存在于互联网或其他在线数据库中的资料等。出版物不受地理位置、语言或者获得方式的限制,也不受年代的限制。出版物的出版发行量多少、是否有人阅读过、申请人是否知道是无关紧要的。  

印有“内部资料”、“内部发行” 等字样的出版物,确系在特定范围内发行并要求保密的,不属于公开出版物。  

出版物的印刷日视为公开日,有其他证据证明其公开日的除外。印刷日只写明年月或者年份的,以所写月份的最后一日或者所写年份的12月31日为公开日。  

审查员认为出版物的公开日期存在疑义的,可以要求该出版物的提交人提出证明。  

*2使用公开 

由于使用而导致技术方案的公开,或者导致技术方案处于公众可以得知的状态,这种公开方式称为使用公开。  

使用公开的方式包括能够使公众得知其技术内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式。只要通过上述方式使有关技术内容处于公众想得知就能够得知的状态,就构成使用公开,而不取决于是否有公众得知。但是,未给出任何有关技术内容的说明,以致所属技术领域的技术人员无法得知其结构和功能或材料成分的产品展示,不属于使用公开。  

如果使用公开的是一种产品,即使所使用的产品或者装置需要经过破坏才能够得知其结构和功能,也仍然属于使用公开。此外,使用公开还包括放置在展台上、橱窗内公众可以阅读的信息资料及直观资料,例如招贴画、图纸、照片、样本、样品等。  

使用公开是以公众能够得知该产品或者方法之日为公开日。

三.审查规程的规定

1、现有技术

有关现有技术的定义参见审查指南第二部分第三章 2.1。现有技术公开的方式可以分为出版物公开、使用公开和以其他方式公开。

对于实审过程中所依据的现有技术,审查员应把握以下几个方面:

(1)审查员只需考虑出版物公开的现有技术,无需检索和考虑使用公开和以其他方式公开的现有技术。

(2)对于出版物,审查员只需依据正规出版物进行审查,而不必考虑非正规出版物。

正规出版物通常包括专利文献,带有国际标准书号(ISBN)、国际标准刊号(ISSN)或国内统一刊号的书刊类出版物,由国家、行业或地方主管部门发布的标准和以公众可以浏览的在线数据库方式定期出版公开的在线电子期刊等。

非正规出版物通常包括自行印制并通过非正规出版发行渠道散发的图集、产品目录、产品样本、会议论文等。对于公众在实审程序提交意见中所附具的非正规出版物的证据,审查员不必予以采信,留待后续程序进行处理。

(3)通过检索在线数据库得到的电子形式的专利文献、图书类出版物及标准不属于在线电子期刊。   

2、现有技术公开时间的认定

(1)书刊类出版物

书刊类出版物的印刷日视为公开日。没有印刷日但载明有出版日的,出版日视为公开日。同版次多印次或者多版次多印次的,一般应当将实际印次的印刷日视为公开日。如果有证据证明实际公开日的,应当以实际公开日为准。

例如,《计算机数据结构》的版权页上标有“1996 年 10 月第 1 版,1998 年 6月第 2 次印刷”的字样,该书的公开日一般应当认定为 1998 年 6 月 30 日。如果有证据证明该书在 1996 年 10 月第一次发行以来未经任何修订或者审查员所引用的部分未经任何修订,应当将公开日认定为 1996 年 10 月 31 日。

又如,《通信原理》的版权页上标有“1998 年 10 月第 3 版,1999 年 6 月第 2次印刷”的字样,该书的公开日一般应当认定为 1999 年 6 月 30 日。如果有证据证明该书在 1996 年 4 月第 1 版第 1 次印刷以来未经任何修订或者对审查员所引用的部分未经任何修订,应当将公开日认定为 1996 年 4 月 30 日。(2)在线电子期刊

如果期刊既有纸件又有电子形式的,以最早的公开日作为公开日。

一般地,将在线电子期刊的上传日或出版日视为公开日,都以当地时间为准,不考虑时区的时差。

对于学位论文,不能以提交日作为公开日,只能以中国优秀硕士论文电子期刊网 www。cmfd。cnki。net 或中国博士学位论文电子期刊网 www。cdfd。cnki。net “年期”所显示的出版日为公开日。如果所显示的日期是一个时间段,以最后的日期为实际公开日。例如,在中国优秀硕士论文电子期刊网 www。cmfd。cnki。net,检索到“掺杂二氧化钛薄膜形成机制及性能的研究”的论文,其“年期”栏显示出版日期为2008 年 6 月 16 日至 7 月 15 日,确定该篇硕士论文的公开日为 2008 年 7 月 15 日。(3)PCT 国际检索报告记载的非专利文件

PCT 国际检索报告中记载的非专利文件,如果通过文件本身不能确定其公开日,则以国际检索报告中记载的公开日期作为公开日。但如果有证据证明实际公开日的,以实际公开日为准。

3、现有技术公开内容的认定

现有技术文件公开的内容不仅包括文字明确记载的内容,而且还包括对于所属领域的技术人员来说,隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的内容。对比文件中包括附图的,对附图所示内容不能因其没有相应的文字描述而一概不予考虑,那些能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征,属于对比文件公开的内容。

(1) 附图公开的内容

附图中的相关部分如果在对比文件中没有作出特别说明,则应当按照所属技术领域通常的图示含义来理解。

一般地,可以通过作为现有技术的技术词典、技术手册、教科书、国家标准、行业标准等文献记载的相关图示含义,理解对比文件附图中相应部分在所属技术领域的通常图示含义。

如果不存在怀疑附图未采用相同比例绘制的理由,则应当认定同一附图采用相同比例绘制。对于这样的附图,如果所属技术领域的技术人员能够确定出附图所示部件之间的相对位置、相对大小等定性关系,则这些定性关系属于能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征。仅通过测量附图得出的具体尺寸参数等定量关系特征不属于能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征。

【案例】

图 3-1 和图 3-2中,11b 表示透镜支承部件,11c 表示注入部件。从图 3-1可以直接地、毫无疑义地确定“在圆周方向上,注入部件 11c 的尺寸大于支承部件 11b 的尺寸”。因此,技术特征“注入部件在圆周方向上延伸的距离比透镜支承部件圆周方向上的宽度大”属于图 3-1公开的内容。

由于图 3-2中注入部件 11c 和支承部件 11b 在圆周方向上的尺寸非常接近,从图 3-2中并不能毫无疑义地确定“在圆周方向上,注入部件 11c 的尺寸大于支承部件 11b 的尺寸”,因此,技术特征“注入部件在圆周方向上延伸的距离比透镜支承部件圆周方向上的宽度大”不属于图 3-2公开的内容。

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(2)隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容

引用对比文件判断发明的新颖性时,应当以对比文件公开的技术内容为准。

该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容,而且还包括对于所属技术领域的技术人员来说,隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

例如,对比文件记载了一种加工轴的方法,其包括对轴进行渗碳淬火处理的步骤。虽然对比文件未明确记载“轴的表面硬度大于芯部的硬度”这一特征,但是所属领域技术人员根据其中记载的对轴进行渗碳淬火的处理步骤,可直接推出加工后的轴的表面硬度大于其芯部的硬度,因此上述特征属于对比文件中隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

固有的特征

对于未明确记载在对比文件中的技术特征,如果对所属领域的技术人员而言,该技术特征是申请日之前已知产品的固有部件或属性,或者方法的固有步骤,则这些部件、属性或步骤都是固有特征,属于对比文件中隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。但是,在申请日之前尚未被所属领域技术人员知晓的那些固有特征,不属于隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

【案例 1】对比文件记载了一种汽车,但并未明确记载有发动机和安全气囊。

【案例分析】

发动机是汽车必然具有的部件,属于汽车固有的特征,应当作为对比文件中隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。但是安全气囊并非汽车所必然具有的部件,不属于其固有的特征,不应当作为隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容,汽车可以装设安全气囊只是汽车领域的公知常识。

【案例 2】对比文件记载了在室温及一个大气压下通入乙醇。

【案例分析】

由于在室温及一个大气压下,乙醇为液态是所属领域技术人员所公知的乙醇的固有属性,因此,“通入的乙醇呈液态”属于对比文件中隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

现有技术中的明确引证

当对比文件中明确记载的某些技术内容引证了另一篇现有技术文件,且该引证文件的公开日早于所说的对比文件的公开日时,该引证文件中的相应内容属于该对比文件中隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

【案例】

对比文件 1 记载了由化合物 C 和 D 反应生成化合物 E 的方法,同时明确记载化合物 C 是根据另一篇对比文件 2 记载的方法制备的。

对比文件 2 记载的方法是由 A 和 B 反应制备化合物 C,在这种情况下,由 A和 B 反应制备化合物 C 属于对比文件 1 中隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

现有技术中技术术语的解释

技术术语在对比文件中没有作出特别说明的,应将其理解为所属技术领域中的通常含义。这种所属技术领域的通常含义应当作为对比文件中隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

一般地,可以通过作为现有技术的技术词典、技术手册、教科书、国家标准、行业标准等文献记载的相关内容理解该技术术语在所属技术领域中的通常含义。

例如,对比文件记载了一种在线光谱监测方法,并指出在色散系统中采用阿米奇直视棱镜。化学工业出版社出版的《化学化工大辞典》中对“阿米奇直视棱镜”给45°角冕玻璃制作的棱镜分居两侧,按顶角为 90°放置;中间一块 45°—90°—45°角火石玻璃制作的棱镜,90°角向下,居于另外两块棱镜之中。入射光源与观测点在同一直线上。”

在这种情况下,如果对比文件未对阿米奇直视棱镜进行特别说明,而且上述《化学化工大辞典》是在申请日之前出版的,则该大辞典对阿米奇直视棱镜的解释属于该对比文件中隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

(3)现有技术中并列选择的技术方案

当对比文件对构成技术方案的一个或多个技术特征给出多种选择时,对于每种选择的组合能否构成对比文件所公开的具体技术方案,应根据不同的情形确定。

 一个技术特征存在多种选择

当对比文件记载的技术方案中只有一个技术特征存在多种选择时,应当认为该对比文件公开了每种选择与其他技术特征一起所构成的多个具体的技术方案。

例如,对比文件记载了一种由 A、B 和 C 构成的组合物 ABC,并指出 C 是 c1、c2 或 c3 之一……。

在此情况下,组合物 ABc1、ABc2 和 ABc3……分别构成对比文件公开的一项具体的技术方案。

对于技术效果可预见水平相对较低的技术领域,例如化学、生物等领域,通常,不能认为对比文件公开了每个技术特征的每种选择与其他技术特征一起所构成的,不能认为对比文件公开了每个技术特征的每种选择与其他技术特征一起所构成的多个具体技术方案。

例如:对比文件公开了通式(Ⅰ)的化合物,

说明书明确记载的 R 1 和 R 2 具体组合形成的化合物外,R 1 和 R 2 的其他组合形成的

化合物都不能被认为是对比文件公开的具体的技术方案。

4、其他情况

(1)申请文件说明书的背景技术

申请文件说明书的背景技术部分中记载的相关内容并不必然构成现有技术,在实审程序中,审查员不能直接引用申请文件背景技术部分记载的内容评价该申请的专利性,除非该技术内容有具体的引证文件或出处。

(2) 现有技术存在矛盾之处

现有技术中存在矛盾是指现有技术中记载的信息相互矛盾,例如,文字和文字矛盾,文字和附图矛盾,附图和附图矛盾,摘要和原文矛盾等。

对于上述矛盾的内容应当从本领域技术人员的角度对其进行整体的分析和判断,属于明显笔误或者能够给出唯一合理解释的,应当以最终更正或合理解释后确定的内容为准。例如,“本领域中常用电容器来实现通过交流信号阻断直流信号的目的,本申请就采用一种特殊的电阻器达到通过交流信号阻断直流信号的目的,所采用的电容器具有如下特征……”,这里的“电阻器”明显属于“电容器”的笔误,应当以更正为“电容器”后的内容作为其公开的内容。

对于包含摘要的对比文件,考虑到该摘要实际上只起概括、提示的作用,因此当摘要和正文出现矛盾时,应以正文为准。

对于为方便标引、理解或检索而重新撰写的摘要,例如德温特数据库中专利文献的摘要,如果能够确定该摘要的公开日,即德温特数据库发布该摘要的日期早于发明的申请日,那么即使该摘要与原始专利文件内容矛盾,该摘要也可作为评价发明专利性的现有技术。审查员在填写检索报告时应当将该摘要填入非专利文献栏中,并注明其来源为德温特数据库,公开日应当填写德温特数据库发布该摘要的日期。

(来源:专利课堂)

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