审查意见答复系列文章(34)—审查规程之新颖性审查态度讨论

2020-06-28 09:59:17 阅读(38)
钻瓜导读:审查规程对于很多代理人来说是陌生的,很多代理人还不知道有这么一个文件存在。实际上,相比较审查指南,审查规程跟更应该是我们深度研习的文件。下面我们从审查指南和规程的关系角度进行阐述,让大家对规程有更清晰的认识,也会更加重视规程的学习和使用。

一.导论

审查规程对于很多代理人来说是陌生的,很多代理人还不知道有这么一个文件存在。实际上,相比较审查指南,审查规程跟更应该是我们深度研习的文件。下面我们从审查指南和规程的关系角度进行阐述,让大家对规程有更清晰的认识,也会更加重视规程的学习和使用。

1、审查指南的作用

审查指南是建立一个代理人和审查员之间的沟通渠道,让大家在一个“套路”下工作。其更典型的作用是:给代理人划界,指导代理人的行为方式,并给出一个法律性的框架,让我们只能在这个“框架”下活动。或者说,最好,期望必须在这个框架下活动。

特点:对外

2、审查规程的作用

审查规程是审查员的内部规定,是审查员在审查实践中总结的便于:高效、高质审查案子的案头指导书。其主要是帮助审查员对付代理人。

特点:对内

3、关系

从代理人的角度来说,一方面要正确认识两者的关系:

(1)要正确适用审查指南

以背景技术为例:

发明或者实用新型说明书的背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术,并且尽可能引证反映这些背景技术的文件。

对于代理人来说,理解有用,审查、检索就没用了。尤其是,现在的授权为指导的撰写模式下。

(2)知己知彼,百战不殆

前面讲过,指南是给代理人划道道,规程是审查员的实践总结。如果你要和审查员PK,那么,你该怎么干?

一方面,要按照道道走,另一方面,要知道对方怎么“出招”,然后你要有“拆招”的本事,这样才能赢,不然,只能输。

所以,为了更清楚的阐述审查规程的内容,我们下面采用如下体例进行阐述:先阐述审查指南的规定,后阐述审查规程的规定,期望大家结合、比对着进行分析。

二.审查指南的规定

1、新颖性的审查 

发明或者实用新型专利网">专利申请是否具备新颖性,只有在其具备实用性后才予以考虑。

审查新颖性时,应当根据以下原则进行判断:

(1)同样的发明或者实用新型  

被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由任何单位或者个人向专利局提出申请并在申请日后(含申请日) 公布或公告的(以下简称申请在先公布或公告在后的) 发明或者实用新型的相关内容相比,如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同,则认为两者为同样的发明或者实用新型。需要注意的是,在进行新颖性判断时,审查员首先应当判断被审查专利申请的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同,如果专利申请与对比文件公开的内容相比,其权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案实质上相同,所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域,解决相同的技术问题,并具有相同的预期效果,则认为两者为同样的发明或者实用新型。

(2)单独对比  

判断新颖性时,应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较,不得将其与几项现有技术或者申请在先公布或公告在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。即,判断发明或者实用新型专利申请的新颖性适用单独对比的原则。这与发明或者实用新型专利申请创造性的判断方法有所不同(参见本部分第四章第3.1节)。

三.审查规程的规定

1、具备新颖性的示例

如能够肯定性能、参数、用途或制备方法等特征确实使产品具有区别于对比

文件产品的结构和/或组成,则权利要求具备新颖性。

【案例 1】

权利要求:一种 9 − [2 − [[双(三甲基乙酰氧)甲基]氧磷基]甲氧基] − 乙基腺嘌呤晶体,其空间群为 P − 1,晶胞参数 a=6.020(2) ,b=11.155(4) ,c=20.833(8) ,α =93.798(6)°, β =97.458(6)°, γ =102.897(6)°,晶胞体积 1345.53 。

对比文件:一种 9 − [2 − [[双(三甲基乙酰氧)甲基]氧磷基]甲氧基] − 乙基腺嘌呤晶体,其空间群为 Cc,晶胞参数 a=13。087(5) ,b=24。698(8) ,c=8。319(2) , α =90。00(2)°, β =100。68(3)°, γ =90。00(3)°,Z=4,晶胞体积 2637。6(15)3 。

【案例分析】

该权利要求与对比文件都涉及 9 − [2 − [[双(三甲基乙酰氧)甲基]氧磷基]甲氧基] − 乙基腺嘌呤。虽然两者的组成元素相同,但空间群、晶胞参数和晶胞体积这些晶体参数表明两者具有不同的空间结构。而组成元素相同、空间结构不同的物质是不同物质,因此该权利要求相对于对比文件具备新颖性。

该权利要求与对比文件都涉及 9 − [2 − [[双(三甲基乙酰氧)甲基]氧磷基]甲氧基] − 乙基腺嘌呤。虽然两者的组成元素相同,但空间群、晶胞参数和晶胞体积这些晶体参数表明两者具有不同的空间结构。而组成元素相同、空间结构不同的物质是不同物质,因此该权利要求相对于对比文件具备新颖性。 

【案例 2】

权利要求:一种触发器,在钟控脉冲信号为 0 时维持该触发器的状态,而在该钟控脉冲信号为 1 时改变该触发器的状态。

对比文件:一种触发器,在钟控脉冲信号从 0 变到 1 的上跳沿时刻改变触发器的状态。

【案例分析】

该权利要求与对比文件相比,虽然其构成都是触发器,但权利要求的触发器在钟控信号为 1 时发生改变,即使钟控信号连续为 1 而不发生跳变时,其触发状态仍会改变,而对比文件的触发器仅在 0 变到 1 的上跳沿时刻改变,也就是钟控信号发生特定变化时,其触发状态才会改变。触发状态改变的方式表明,权利要求所述的触发器可以是钟控 R − S 触发器,而对比文件可以是维持 − 阻塞触发器,两者具有不同的结构,因此该权利要求具备新颖性。

2、不具备新颖性的示例

如能够肯定性能、参数、用途或制备方法等特征没有使产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成,则权利要求不具备新颖性。

【案例 1】

权利要求 1:一种制造装饰板的方法,首先准备一个大尺寸的基材坯料,然后于基材坯料的上表面贴附装饰层,得到装饰板坯料,最后,将该装饰板坯料切割成需要的尺寸。

权利要求 2:根据权利要求 1 的方法制造的装饰板。对比文件公开了一种装饰板,其是在符合尺寸要求的基材上贴附装饰层制造而成。

【案例分析】

权利要求 2 请求保护由权利要求 1 的制造方法限定的装饰板,其结构是装饰板包括一个基材和一个贴附于基材表面的装饰层,其中的方法特征“首先准备一个大尺寸的基材坯料”、“最后,将该装饰板坯料切割成需要的尺寸”只是为了提高生产效率而采取的技术手段,与对比文件相比,最终装饰板的结构并无区别。

因此,权利要求 2 的装饰板已经被对比文件公开,不具备新颖性。

【案例 2】

权利要求:一种碳 − 碳零件,包括含有许多不连续长纤维的复合基材和沉积在长纤维上的碳原子,其特征在于,首先用粘结剂将长纤维粘结在一起而形成复合基材,然后在预定温度下沉积碳原子,从而使粘结剂被完全从基材中除掉并被所述碳原子取代,形成致密的碳 − 碳零件。

对比文件公开了一种碳 − 碳复合材料制动盘,其含有的基材是由不同长度的碳或石墨长纤维的混合物形成的,所述碳或石墨纤维由沥青、焦油或聚丙烯腈的前体制得,并且通过化学气相沉积法在基材上沉积碳。

【案例分析】

该权利要求请求保护一种碳 − 碳零件,并用制备方法对该零件进行了限定,但该碳 − 碳零件仍然包括含有不连续长纤维的基材和沉积在长纤维上的碳原子。而对比文件公开的碳 − 碳复合材料制动盘也是一种碳 − 碳零件,并且也包括含不连续长纤维的基材和沉积在长纤维上的碳原子。从该申请公开的内容看,没有证据表明权利要求中包括的制备方法特征能给该产品本身带来区别于对比文件的碳 − 碳复合材料制动盘的结构和/或组成上的任何改变,也就是说,这两种产品是相同的,因此该权利要求相对于对比文件不具备新颖性。

【案例 3】

权利要求:一种从果胶中制备的分子量为 5000 的多糖。

对比文件公开了一种从果胶中制备的多糖,未记载分子量,但其制备方法与申请的说明书中记载的多糖的制备方法相同。

【案例分析】

该权利要求请求保护一种从果胶中制备的分子量为 5000 的多糖。根据说明书的记载,这种多糖是按 A 方法制备的。对比文件也公开了一种从果胶中制备的多糖,并公开了制备方法 A。可以看出,两种制备方法的原料、步骤和工艺条件是完全相同的。虽然对比文件没有记载其所制备的多糖的分子量,但由于选用了相同的原料,并采用了相同的制备方法,所以制备出的产品也必然相同。因此可以确定对比文件公开的多糖的分子量也为 5000。因此,该权利要求请求保护的多糖已被对比文件公开,不具备新颖性。

3、推定不具备新颖性

难以判断性能、参数、用途或制备方法等特征是否使产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成时,则推定权利要求不具备新颖性。

(1)示例及分析

【案例 1】

权利要求:一种聚酯薄膜,其厚度为 6.0~10.0 μ m,并且在无负载、90℃下热处理 1 小时的热收缩率不大于 0.8%。对比文件:一种聚酯薄膜,厚度为 8 μ m,该薄膜在无负载、150℃下热处理 1小时的热收缩率不大于 1.4%。

【案例分析】

该权利要求请求保护一种聚酯薄膜。对比文件公开了一种聚酯薄膜,其厚度落在权利要求限定的范围内。尽管测量热收缩率的加热温度不同,无法比较两者的热收缩率,但由于通常对聚酯薄膜来说,测量温度越低、热收缩率越小,因此推定对比文件的薄膜在 90℃下测量的热收缩率落在权利要求限定的范围内。因此,推定该权利要求请求保护的薄膜与对比文件描述的薄膜相同,不具备新颖性。

【案例 2】

权利要求:一种磁盘用磁头的传送托盘,用于传送所述磁头,所述磁头具有臂形零件、安装于该臂形零件前端的磁头工作间隙、与该磁头工作间隙相连接的引线,其特征在于:该托盘由导电性的热塑性树脂组合物成型而制得,当将该托盘浸渍于 500ml 纯水中并用 40kHz 的超声波振动 60s 时,从该托盘表面上脱落的粒径在 1 μ m 以上的微粒数在 5000pcs/cm 2 以下。

对比文件:一种磁盘用磁头的传送托盘,用于传送所述磁头,所述磁头具有臂形零件、安装于该臂形零件前端的磁头工作间隙、与该磁头工作间隙相连接的引线,其特征在于:该托盘由导电性的热塑性树脂组合物成型而制得。

【案例分析】

该权利要求请求保护一种磁盘用磁头的传送托盘,对比文件也公开了一种磁盘用磁头的传送托盘。从该权利要求和对比文件所公开的内容来看,两种托盘具有相同的组成和结构,并且所用材料相同。虽然权利要求还限定了托盘在一定条件下振动时其微粒脱落的数量,但根据本申请以及对比文件的记载,无法认定权利要求所请求保护的托盘与对比文件的托盘具有不同的组成和结构,因此推定两者具有相同的组成和结构,权利要求不具备新颖性。

(2) 对申请人答复的考虑

对于这类推定产品权利要求不具备新颖性的情况,针对申请人所提出的意见陈述和/或提供的用于证明其产品与对比文件的产品在结构和/或组成上不同的证据,审查员可以在下述情形下接受申请人的意见:

Ø 本发明的说明书中有明确的记载,证明其要求保护的产品与对比文件中的产品具有不同的结构、组成和/或理化性能;

Ø 对比文件中有明确的记载,证明其公开的产品在结构、组成和/或理化性能上与本发明要求保护的产品不同;

Ø 根据除对比文件以外的证据,证明本发明要求保护的产品与对比文件中的产品具有不同的结构、组成和/或理化性能,但该证据应当与被证明的产品具有直接的关联性。

例如,本章 3.2.3.1 中的案例 1,申请人采用其申请的测定方法、对比文件的测定方法或其他测定方法进行对比实验,并提供基于同一测定方法得到的相应实验数据,证明两种产品不同时,如果测定的参数是热收缩率,审查员可以接受申请人所陈述的两种产品不同的意见;如果测定的是其他参数,则审查员不应接受其陈述的意见。

(来源:专利课堂)

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